Uno de los cuidados más importantes a considerar al momento de explorar nuevos mercados internacionales para la comercialización de tus productos o servicios, es sin duda el de proteger y mantener los derechos de propiedad intelectual de tu negocio en la jurisdicción donde se desarrollarán actividades. 

De esta manera, existirá una certeza jurídica respecto de los derechos que podrán ser ejercitados para el debido cuidado legal de tus activos intangibles. 

Como es del conocimiento de la mayoría, Estados Unidos de América (EE. UU) es el socio principal en términos comerciales de México, y por ello, el hecho de penetrar dicho mercado y desarrollar diferentes actividades desde la exportación de productos, hasta la expansión comercial in situ, debe considerarse como motivo especial para salvaguardar oficialmente tus derechos de propiedad industrial en el uso exclusivo de los mismos. 

Entendiendo la importancia de la figura jurídica conocida de la “Marca”, y los beneficios que conlleva al encontrarse registrada, es por ello que presentamos las consideraciones más importantes que deberán tenerse en cuenta al momento de solicitar la protección de uso exclusivo de la Marca ante la USPTO (United States Patent and Trademark Office), autoridad especializada en el gobierno de los EE. UU para la protección de derechos de propiedad industrial.  

A diferencia del sistema de registro en México, en el caso de la USPTO existen diferentes modalidades (denominadas “filing basis”) para lo cual el registro de marca puede llevarse a cabo, enlistándose más adelante.

Bases o Modalidades del Registro de Marcas en la USPTO:

• El Uso Actual. – Considerando que una marca no registrada ya se encuentra en uso dentro del comercio de los EE. UU antes de solicitar su registro. 

• La Intención de Uso. – Considerando la existencia de una marca que no se ha usado dentro del comercio, pero que en el futuro se pretender utilizar de buena fe para dichos fines en los EE.UU.

• La Existencia de un Registro Extranjero. – Considerando la existencia de un registro oficial emitido por una jurisdicción extranjera (la autoridad competente de un país diverso a los EE.UU.) con respecto de la marca que se pretende registrar aplicable para los mismos productos o servicios. 

• La Existencia de una Solicitud Presentada en el Extranjero (Ejercitar el Derecho de Prioridad). – Considerando la existencia de una solicitud de registro de marca ya presentada en otra jurisdicción extranjera con respecto de la marca que se pretenda registrar en los EE. UU aplicable para los mismos productos o servicios. Para ello se cuenta hasta con 6 meses para presentar la solicitud correspondiente en los EE. UU considerando que el efecto de ello es conservar la misma fecha de presentación de la solicitud al de la jurisdicción extranjera, a lo anterior se le conoce como “derecho de prioridad”.

• Procedimiento Iniciado a Través del Protocolo de Madrid. – Considerando las particularidades del sistema internacional simplificado para la protección de marcas, aplicables únicamente para los países miembros del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, cuyo procedimiento se inicia a través de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial. Para ello es importante considerar las traducciones y certificaciones correspondientes. 

Asimismo, el procedimiento administrativo por el cual se lleva a cabo la solicitud de registro de una marca, tiene una duración aproximada de un año (esto desde luego variará de acuerdo la existencia de oposiciones de terceros presentadas al registro, o bien la emisión de oficios de algún requerimiento emitidos por la autoridad, denominados “office action”), y cuenta con las siguientes etapas principales:

• Búsqueda de Viabilidad de Registro (Opcional);

• Presentación de Solicitud ante USPTO;

• Examinación de la Autoridad;

• Publicación y Derecho de Terceros para Oponerse al Registro;

• Declaración de Uso o de Intención de Uso; y

• Emisión del Registro.

La base por la cual la USPTO reconoce la existencia de derechos de propiedad industrial dentro de su marco jurídico con respecto a las marcas, es por el uso efectivo y real de la marca en el comercio y no por la simple existencia del registro, por lo anterior, es importante conocer correctamente las reglas por las cuales se considera, en términos de la legislación aplicable, que efectivamente la marca está siendo usada en el comercio.

Finalmente, es importante tener en cuenta que en el caso de que seas un solicitante extranjero es obligatorio que un abogado titulado y autorizado para ejercer en el territorio de los EE. UU te represente ante la USPTO (desde luego recomendando que sea uno especializado en propiedad industrial).  

Lic. Carlos Zepeda Fernández